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對企業來說，利用專利申請來保障研發成果，早已是經營過程中必要且重要的環節。加上近年來，企業對於智慧財產管理的重視程度越來越高，在申請專利前應該要進行哪些準備，以及規劃和佈局時有哪些應該要考量的重點，才能夠有效提昇專利品質與保障範圍，筆者以下提供幾點建議與說明。

申請前需準備完整的技術揭露資料

有些企業會認為，專利申請都是專利事務所的工作，只要請承辦人員來討論一下申請專利的技術內容，一個專業的專利事務所就能夠寫出一份技術說明正確、內容揭露完整且保護範圍寬廣的專利案件。

事實上，專利申請是一個企業與專利事務所之間的協力工作。由企業提供詳實的技術說明，專利事務所則根據專利法的要求，將這些技術說明撰寫成專利說明書，進而取得保障企業權益的專利權。企業必須要知道的是，對專利事務所來說，即便是實務經驗豐富的承辦人，也不會比發明人更加清楚技術的內容，若發明人提供的技術說明錯誤或是不完整，不能夠期待每位承辦人都有能力替發明人進行糾正或者補充。因此，企業提供給專利事務所的技術揭露書越詳實，專利事務所越能夠替企業產出高品質的專利，兩者之間相輔相成。

所以，企業內部提出專利申請的第一件事情，就是將申請專利的技術內容進行充分的彙整。若企業內部已經建立專利提案制度，在提案審查的時候，專責人員應該盡可能的要求提案人員在提案書中將提案申請專利的技術內容做完整的揭露。若企業內並未建立專利提案制度，可以請發明人將待提出專利申請的技術資料整理成一份專利提案揭露書或投影片，以便與專利事務所的承辦人員進行討論。

若企業基於種種原因，實在無法彙整出完整的技術資料，那至少應該利用圖面繪製、樣品製作以及發明人口述等方式，來讓承辦人員充分了解技術內容，並且在完成專利稿件之後與發明人進行核對，以確保提出申請的專利說明書內容符合發明人的技術構想。

申請前需進行充分的前案檢索

申請前的專利檢索，除了評估待申請的技術內容是否具有專利要件，以提升專利申請案的核准機率之外，檢索過程中若找到相同或類似的前案，也可同時分析目前的產品或技術內容是否有侵害他人專利權的疑慮，以便儘早修改研發方向或進行迴避設計。

也有些企業認為，專利檢索這件事情，只要在預計提出專利申請案的國別或區域進行檢索就好，不需要檢索其他預計不提出專利申請案的國別或區域。然而，目前各個國家或區域的專利審查機構大多採用「國際主義」，亦即不論本國或外國文件均可作為審查過程中判斷專利要件的引證前案，因此即便是只決定在台灣提出專利申請，也應該要將專利檢索的範圍涵蓋到所有國別和區域的專利文件資料。

申請前的專利檢索，企業最好能夠自行進行檢索。有些專利事務所會提供申請前的免費檢索，這樣的服務在有限的時間與成本考量下，不一定能夠全面且完整的涵蓋所有專利資料的範圍，檢索過程中所使用的檢索策略也難以仔細檢視是否恰當。企業應該要透過教育訓練，培養研發人員自行檢索專利的能力，一方面在檢索過程中能夠熟悉同領域中專利案件的內容，二方面在提出專利申請提案時，便可一併要求提供專利檢索的結果，作為提案審查時的參考資料。若是重要的產品、研發專案或專利申請提案，則應該另行編列預算委託專利事務所進行檢索，透過專利事務所提供的檢索報告，在內部檢索結果之外，提供另一個外部意見作為評估的依據。

選擇適當的專利申請與佈局國別

對企業來說，專利申請與佈局國別的規劃，常見的考量要素有市場地、生產地與競爭對手所在地，在選擇的時候應該要結合企業本身的長、中、短期的經營策略與目標，來完成對應的專利佈局。

在市場地進行專利申請與佈局，主要是利用專利權排他與獨占販賣、販賣邀約以及進口等三種行為作為排除市場競爭者的有利武器，例如查緝侵權、海關查扣，甚至是與上下游廠商交互授權等各種策略運用方式，達到搶占市場份額的目標。消費市場大的國家，例如中國、美國、歐洲、日本等，便是在此一考量要素下進行專利申請與佈局的首要選擇。

生產地進行專利申請與佈局，則是利用專利權中排他與獨占製造行為作為禁止製造商從事生產的依據，藉此從產品的上游對競爭對手進行打擊。從生產地對製造商進行打擊的一個重要目的，在於直接阻止侵權產品從生產地直接銷售到世界各地，包含沒有專利權保護的國家。在這樣的考量要素下，製造業的大國，如美國、中國、德國、日本、韓國、台灣，以及許多台灣製造商的生產基地，如越南、泰國、馬來西亞，便成為進行專利申請與佈局的選項。

在競爭對手所在地進行專利申請與佈局的主要目的在於，競爭對手所在地同時也是競爭對手主要資產的所在地，一旦進行專利訴訟，比較方便在訴訟過程中進行財產的扣押，以及取得勝訴判決之後的損害賠償，也更容易造成競爭對手的壓力。這個考量要素下的國別選擇，就會依照不同產業而有不同的選項。以液晶螢幕面板為例，台灣廠商的競爭對手所在地多位在日本、韓國和中國，此時便可將這些國別列入專利申請與佈局的考量選項。

（本文待續）

本系列文章

• 企業申請專利的準備與佈局（下）

本文原刊載於：中科簡訊，第190期，2020年7月，頁20-21，上次瀏覽：2020年8月20日 。