博胤法律‧誠宏智權

对企业来说，利用专利申请来保障研发成果，早已是经营过程中必要且重要的环节。加上近年来，企业对于智慧财产管理的重视程度越来越高，在申请专利前应该要进行哪些准备，以及规划和佈局时有哪些应该要考量的重点，才能够有效提昇专利品质与保障范围，笔者以下提供几点建议与说明。

申请前需准备完整的技术揭露资料

有些企业会认为，专利申请都是专利事务所的工作，只要请承办人员来讨论一下申请专利的技术内容，一个专业的专利事务所就能够写出一份技术说明正确、内容揭露完整且保护范围宽广的专利案件。

事实上，专利申请是一个企业与专利事务所之间的协力工作。由企业提供详实的技术说明，专利事务所则根据专利法的要求，将这些技术说明撰写成专利说明书，进而取得保障企业权益的专利权。企业必须要知道的是，对专利事务所来说，即便是实务经验丰富的承办人，也不会比发明人更加清楚技术的内容，若发明人提供的技术说明错误或是不完整，不能够期待每位承办人都有能力替发明人进行纠正或者补充。因此，企业提供给专利事务所的技术揭露书越详实，专利事务所越能够替企业产出高品质的专利，两者之间相辅相成。

所以，企业内部提出专利申请的第一件事情，就是将申请专利的技术内容进行充分的汇整。若企业内部已经建立专利提案制度，在提案审查的时候，专责人员应该尽可能的要求提案人员在提案书中将提案申请专利的技术内容做完整的揭露。若企业内并未建立专利提案制度，可以请发明人将待提出专利申请的技术资料整理成一份专利提案揭露书或投影片，以便与专利事务所的承办人员进行讨论。

若企业基于种种原因，实在无法汇整出完整的技术资料，那至少应该利用图面绘制、样品制作以及发明人口述等方式，来让承办人员充分了解技术内容，并且在完成专利稿件之后与发明人进行核对，以确保提出申请的专利说明书内容符合发明人的技术构想。

申请前需进行充分的前案检索

申请前的专利检索，除了评估待申请的技术内容是否具有专利要件，以提升专利申请案的核准机率之外，检索过程中若找到相同或类似的前案，也可同时分析目前的产品或技术内容是否有侵害他人专利权的疑虑，以便尽早修改研发方向或进行迴避设计。

也有些企业认为，专利检索这件事情，只要在预计提出专利申请案的国别或区域进行检索就好，不需要检索其他预计不提出专利申请案的国别或区域。然而，目前各个国家或区域的专利审查机构大多採用「国际主义」，亦即不论本国或外国文件均可作为审查过程中判断专利要件的引证前案，因此即便是只决定在台湾提出专利申请，也应该要将专利检索的范围涵盖到所有国别和区域的专利文件资料。

申请前的专利检索，企业最好能够自行进行检索。有些专利事务所会提供申请前的免费检索，这样的服务在有限的时间与成本考量下，不一定能够全面且完整的涵盖所有专利资料的范围，检索过程中所使用的检索策略也难以仔细检视是否恰当。企业应该要透过教育训练，培养研发人员自行检索专利的能力，一方面在检索过程中能够熟悉同领域中专利案件的内容，二方面在提出专利申请提案时，便可一併要求提供专利检索的结果，作为提案审查时的参考资料。若是重要的产品、研发专案或专利申请提案，则应该另行编列预算委託专利事务所进行检索，透过专利事务所提供的检索报告，在内部检索结果之外，提供另一个外部意见作为评估的依据。

选择适当的专利申请与佈局国别

对企业来说，专利申请与佈局国别的规划，常见的考量要素有市场地、生产地与竞争对手所在地，在选择的时候应该要结合企业本身的长、中、短期的经营策略与目标，来完成对应的专利佈局。

在市场地进行专利申请与佈局，主要是利用专利权排他与独占贩卖、贩卖邀约以及进口等三种行为作为排除市场竞争者的有利武器，例如查缉侵权、海关查扣，甚至是与上下游厂商交互授权等各种策略运用方式，达到抢占市场份额的目标。消费市场大的国家，例如中国、美国、欧洲、日本等，便是在此一考量要素下进行专利申请与佈局的首要选择。

生产地进行专利申请与佈局，则是利用专利权中排他与独占制造行为作为禁止制造商从事生产的依据，藉此从产品的上游对竞争对手进行打击。从生产地对制造商进行打击的一个重要目的，在于直接阻止侵权产品从生产地直接销售到世界各地，包含没有专利权保护的国家。在这样的考量要素下，制造业的大国，如美国、中国、德国、日本、韩国、台湾，以及许多台湾制造商的生产基地，如越南、泰国、马来西亚，便成为进行专利申请与佈局的选项。

在竞争对手所在地进行专利申请与佈局的主要目的在于，竞争对手所在地同时也是竞争对手主要资产的所在地，一旦进行专利诉讼，比较方便在诉讼过程中进行财产的扣押，以及取得胜诉判决之后的损害赔偿，也更容易造成竞争对手的压力。这个考量要素下的国别选择，就会依照不同产业而有不同的选项。以液晶萤幕面板为例，台湾厂商的竞争对手所在地多位在日本、韩国和中国，此时便可将这些国别列入专利申请与佈局的考量选项。

（本文待续）

本系列文章

• 企业申请专利的准备与佈局（下）

本文原刊载于：中科简讯，第190期，2020年7月，页20-21，上次浏览：2020年8月20日 。