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3.4  知识产权—「商标」资本化之时，需考虑到「资本营运安全」：

为知识产权资本运营安全计，笔者以为，尤其在商标权资本化之时，公司应对用作出资的知识产权考察它的「可转让性」。

所谓“可转让性”考察。知识产权出资人可以选择“知识产权转让”或者“知识产权许可使用”任一方式出资。出资方式之不同决定对该知识产权的要求也有所不同。

商标权出资人若以转让方式出资，则该商标必须不致于使人（此指「一般社会生活经验下、不特定大众」）产生误认、混淆或者其它不良影响。关于可否以商标「部分转让」方式出资值得商榷。《商标法实施条例》第25条第2款规定：「转让注册商标的，商标註册人对其在同一种或者类似商品上註册的相同或者近似的商标，应当一併办理。」。实践上，众多公司尤其是名牌企业推行「名牌延伸」策略--- 此意指：一件商标往往註册使用于多种商品或服务之上。从理论上讲，该企业出于生产经营目的考虑是可以将该商标进行部分转让出资的。对此，《欧洲共同体商标条例》第17— 19条有「商标权可以全部转让，也可以部分转让，可以连同企业经营，也可以不连同」的规定。 香港《商标条例》规定，「注册商标的转让或转移可以是全部商品或服务註册专用权的转让或转移，也可以是部分商品或服务註册专用权的转让或转移。受让人无论是全部还是部分地得到原商标权利，都有权对侵犯了自己享有的那部分注册商标专用权的行为起诉。」「商标“部分转让”出资是否允当」一事，「该用作出资的商标，是否将可能会产生令人误认、混淆或者其它不良影响」，是一个重要的、难以避免的判断标准。

3.5 以「知识产权许可使用」出资可能面临法律问题：

于此必需特别叙明的是，倘出资方以知识产权许可使用方式向公司出资，则其再向第三人转让该知识产权就应受到限制。因为，知识产权人以该知识产权实施权出资后，再将该知识产权转让于第三人，如此上述的操作下，恐就出现了大问题--知识产权受让人直接取代知识产权转让方成为所投资公司的新股东，则违反《公司法》有关出资人转让出资须经其它股东过半数同意，同等条件下其它出资人有优先购买权的规定；若知识产权受让人不直接取代知识产权转让方的股东地位，允许原知识产权人继续享有股东权利，则与知识产权法的基本原则又显得相悖--因此，出资方以知识产权许可使用方式出资，则知识产权人不得再与第三人签定该知识产权的许可使用合同。否则，会令该知识产权资本价值因第三人的使用而处于一种不稳定状态，这势必与公司法上的资本维持、资本不变原则相悖。

3.6 「独立性」考察

最后是「独立性」考察。知识产权资本之「独立性」，强调知识产权资本化不得附加任何不合理条件。立法实践中，知识产权出资人为维护自身利益，常常要附加一些条件，如要求接受知识产权出资的公司保证专利产品或使用特定商标的商品的质量、维护名牌商标的信誉等等。但政策与立法的精神，是禁止依赖其技术优势而附加不合理条件，禁止非法垄断技术，妨碍技术进步。

柒、笔者意见--知识产权出资、可能的风险控制（一）

如前所言，出资人以知识产权许可使用方式出资，应当遵循知识产权法和合同法的有关规定。从《公司法》角度考察，知识产权出资可能存在法律障碍。知识产权具有时间性，用作出资的知识产权的有效期可能与接受该出资的公司的经营期不相一致，这时无论是以知识产权转让方式还是以知识产权许可使用方式向公司出资，都会与公司法资本维持原则冲突。表现之一是知识产权资本的有效期如果短于公司经营期限，则公司将难能实现其资本维持；表现之二是知识产权的价值具有不稳定性，如商标价值与该商标之使用情况以及使用该商标的商品质量状况息息相关，专利技术和计算机软件等的价值与新技术开发运用情况以及市场变化关系密切。一旦知识产权资本价值波动致使其低于出资时的评估价值，则亦令公司不得不採取有关资本维持措施。

对于以上所提的风险或障碍，笔者意见是-- 可能可以通过以下途径控制或解决：

一、为实现公司资本维持，对知识产权资本有效期短于公司经营期的情形，可通过知识产权出资各方「意思自治」加以规制，可详如下：

1. 以商标权出资、可能的风险控制：

若采「商标权转让方式」出资，则接受出资的公司成为商标权人，公司只要依法办理该商标续展註册，则断无商标有效期短于公司经营期之情形；若采「商标权许可使用方式」出资，则应当在出资合同中约定，商标权出资人有依法办理该商标续展註册义务。

2. 以专利技术出资、可能的风险控制：

无论采「转让方式」还是采「许可使用」（臺湾用「授权」一词）方式，若专利有效期短于公司经营期，则应当、可能也仅能由该专利出资人承诺其有后续改进技术成果的反馈义务，并就反馈后续改进技术的具体步骤以及不能反馈后续改进技术时的补救做出明确约定。

3. 以着作权出资、可能的风险控制：

由于着作权保护期较长，所以以着作权向公司出资较少出现知识产权出资有效期短于公司经营期进而与资本维持原则冲突的情形（或可以说较为轻微）。若为事前预防仍出现此种情形，则建议可比照「以专利出资情况下由出资双方事先约定补救措施」的方式，做为解决之道的参考。

二、关于用以出资的知识产权价值波动、可能的风险控制：

纵令于公司存续期间，知识产权资本之价值波动，

1. 若属于「股东知识产权出资不实」：

则建议宜严格执行《公司法》第28条之规定，「股东不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。」

2. 若属于「市场因素」所致公司存续期间知识产权资本贬值：

倘如此，笔者则认为，不宜援引上述公司法规定，系因此乃知识产权资本固有风险，应当由「接受股东以此出资之该公司」承担风险，与出资人无涉。相对地，出资后的知识产权资本在公司经营中发生增值，亦属￿公司资本积累，应当由公司享有该增值收益，知识产权出资人亦无权主张。 

3. 股东出资不实或不当的「董事连带责任」：

建议应当善用《公司法》强调股东出资不实或不当的「董事连带责任」。如此应是较能确保公司资本维持及知识产权出资人资本填补义务的履行，而且会促使公司成立时的董事审慎对待知识产权出资，恪尽职责，防患于未然。

（本文待续）

本系列文章

• 浅介知识产权与技术出资（二）-- 风险与建议控制之道（一）
• 浅介知识产权与技术出资（二）-- 风险与建议控制之道（二）
• 浅介知识产权与技术出资（二）-- 风险与建议控制之道（三）
• 浅介知识产权与技术出资（二）-- 风险与建议控制之道（五）

本文系2018年10、11月，致：渖阳市律师协会、南京市律师协会。