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大重点一：放宽发明及新型专利核准后得申请分割的期间

分割案的功能

专利的分割，在申请实务上主要有四个功能。一是实质上为两个以上创作（註1）的一个申请案，在申请过程中为了克服不符合单一性的审查意见，而将该申请案分割成为一个以上的分割申请案。二是具有两个以上创作的一个申请案，其两个创作之间属于一个广义创作概念而具有单一性，但在申请过程中，为了克服部分核准、部分不核准的审查意见，而将部分不核准的部份另外分割出来，让部分核准的部分先取得专利权，同时就不核准的部份继续进行答辩。三是将说明书和图式当中已经有记载，但并未在申请专利范围中请求的创作，在申请中或是核准之后，以分割申请案另案新增申请专利范围，来完整保护申请时所揭露的创作概念。四则是为了达到专利布局与专利权行使的灵活性，而将不同的请求项群组或范围，分割成为两个以上的专利。

本次修正后申请分割案的时间点

本次修法前后得申请分割时间点的不同，整理如以下表一所示。

表一、修法前后发明、新型及设计专利申请分割时间点的差异

就发明专利而言，原专利法（以下同）第34条第2项规定，能够申请分割的时间点只有两个，但是修法之后得申请分割的时间点变成三个，一是保留了原先再审查审定前得申请分割的时间点，二则将核准审定书送达后的期限从30日放宽到3个月，三是允许再审查审定后亦得提出分割申请。就新型专利而言，原第107条第2项规定，只能在处分前提出分割申请，而修法之后新增了一个申请分割的时间点，允许在核准处分书送达后3个月申请分割。设计专利分割申请的时间点，本次并未修正，维持原本第130条第2项规定，仅得在再审查审定前提出分割申请的规定。

纳入不符核准审定后分割申请案要件的情形作为不予专利的审定及举发事由

由于本次修正大幅放宽了发明和新型专利核准后申请分割的期间，为了避免重复专利，特地将原施行细则第29条第1项纳入第34条第6项作为核准审定后所提分割申请案的要件。此一要件包含两个部分，一是核准后的分割申请案应自原申请案说明书或图式所揭露的发明或新型技术内容申请分割，二是核准后的分割申请案应与原申请案核准审定的请求项非属相同发明。并且进一步将违反上述核准后分割申请案要件规定的情形，分别纳入第46条不予专利的审定事由和第71条第1项第1款举发事由，成为法定的专利要件之一。第71条第3项另规定，前述举发事由为本质性事项，因此得溯及既往，日后提起举发案件，应依举发时的规定，也就是修正后的规定加以判断之。原本施行细则第29条第2项的内容则纳入到第34条第7项中，要求原申请案在核准审定后申请分割时，经核准审定的说明书、申请专利范围和图式不得有所变动。

新型专利的部分，对应修正了第119条第1项第1款和同条第3项纳入上述核准后分割申请案要件作为举发事由以及溯及适用的规定。第120条亦对应修正，新增准用第34条第5、6、7款续行审查、核准后分割申请案要件以及核准审定内容不得变动的规定。但是，上述核准后分割申请案的要件，本次修法并未纳入第112条形式审查的项目，这代表着核准后分割申请案的要件属于如新颖性、进步性等实体要件，在举发阶段始予审查。

发明专利核准审定后提出的分割申请案，依照第34条第6款规定，续行核准审定前的审查程序。亦即，若分割申请案于原申请案的核准审定书送达后提出，则该分割申请案续行初审核准审定前的初审审查程序；若分割申请案于原申请案的再审查核准审定书送达后提出，则该分割申请案续行再审核准审定前的再审审查程序。新型专利分割申请案于原申请案的核准处分书送达后提出，则依照第120条准用第34条第6款规定，续行初审核准处分前的形式审查程序。

本次修法在实务上的运用

从分割案的功能来看，这次修法主要是给予申请人更多的时间，在取得专利核准审定之后，检视已经核准的专利范围是否还有不足之处，来决定是否要利用分割申请案，提出与原申请案不同的申请专利范围，以进一步完整保护申请时所提出的创作概念，并且扩大申请专利范围。若要善加运用这点，对申请人来说，在提出专利申请时，应该要尽可能充实专利说明书的内容，详实记载各种不同的实施例或实验例，在专利申请过程中或核准之后，才能有更多评估是否提出分割申请案的空间。

但是，这次修法参考日本特许法的同时，未纳入领证后不得分割的限制（註2），也造成公众利用已公开专利技术的风险。专利说明书所揭露的技术内容，若没有记载在申请专利范围中，便是申请人贡献给社会大众的技术资料，任何人都可以自由利用这些技术资料做进一步的运用。然而，这次修法将核准审定后提出分割案的时间，从原本的30天延长到3个月，加上分割申请案续行初审或再审程序的审查时间约需3到9个月，扣掉核准审定后最快约1个月完成公告的时间，粗算从原申请案公告后约5到11个月才能得知分割申请案核准公告的申请专利范围，这段不确定的期间似乎稍长了些。

从专利布局应用的角度来说，专利权人可以运用这段不确定期间制造「专利陷阱」，让竞争对手误认为专利权人在公告专利说明书当中的特定技术内容未受专利权保护而採用该技术，涵盖该项特定技术内容的专利分割申请案核准之后，专利权人便可运用该件专利有效打击竞争对手。

（本文待续）

註释

1. 为求精简，本文使用创作来涵盖发明、新型和设计三种专利。
2. 本次专利法修正草案与日本特许法的比较，以及对于未纳入领证后禁止申请分割案限制的疑问和讨论，也可参考：北美智权报，我国专利复审是否也宜允许分割案申请？对照日本之相关规定（上次浏览日期：2019/5/21）。

本系列文章

• 108年专利法修正简介（一）
• 108年专利法修正简介（三）
• 108年专利法修正简介（四）