博胤法律‧誠宏智權

壹、前言 --「知識產權」出資的風險概論

知識產權資本化之風險主要源自於「知識產權的特性」和「公司資本運作」兩個方面。為防範公司接受知識產權出資可能出現的風險，應當從「知識產權法律制度」和「公司法律制度」兩個層面建立知識產權資本化的法律規制體系，其具體內容包括知識產權出資『主體』與『標的物』的適格要件檢查、知識產權出資方式與程序的法律規制。

貳、風險考量：知識產權出資法律規制之必要性

對知識產權出資進行法律規制需留意到源自知識產權資本化所生風險，該風險主要包括知識產權資本本身所生風險和公司在知識產權資本運作上的風險二層面。

一、知識產權資本本身所生風險—有無「權利瑕疵」的不確定性

主要表現為：首先，用於出資的知識產權有無權利瑕疵。其一，用作出資的知識產權的合法性問題。用於出資的知識產權合法性究竟如何，「原則上」會有合法憑證所證實。如出資人以商標權或專利權出資，其商標權或專利權有無商標註冊證、專利證書或者受讓該商標或專利的、經有關機構核准的合同書原件；出資人以計算機軟件著作權出資，能否出示登記證書。其二，用作出資的知識產權之「穩定性」問題。實務上，「穩定性」考察評估是一個很重要的檢查點（CHECK POINT）--- 系因為知識產權具有客體虛擬佔有和權能多樣化特徵，因此公司接受知識產權出資必須考察該知識產權的穩定性，即該項知識產權在法定保護期限內能夠被權利人控制並受法律保護的程度。這將與「該特定用來出資的知識產權的價值高低」、甚至「出資予公司成為股東，但，該公司受讓後是否遭遇法律責任的挑戰」都有關聯。一方面，作為出資標的物的商標和專利，有可能因他人的申請而被“撤銷”或宣告“無效”。另一方面，用作出資的知識產權可能會有第三人提出權利要求，導致該知識產權出資無效。再一方面，用作出資的計算機軟件、工程設計圖等著作權，亦可能涉及侵犯他人在先權利等情形（注：因此上述為何提到「… 合法性究竟如何，『原則上』會有合法憑證所證實」）。其三，用作出資的知識產權的「時間性問題」。知識產權具有時間性，“這是一種社會契約--即以國家面貌出現的社會與知識產品所有人簽訂的特殊契約。”過期的知識產權無投資價值，雖未過期但保護期行將屆滿的知識產權的價值（殘餘價值越來越少）亦將大打折扣。其四，用作出資的知識產權的「地域性」問題。一則產品出口企業接受知識產權投資時，其產品所包含的該知識產權只在本國受法律保護，產品一旦出口則另當別論。要製造、出口（銷售）、使用自己的產品，必須先到「目標國」（即：製造國、出口/行銷到哪個國家的該國，以及在哪國會使用該產品）申請而在上述「目標國」取得知識產權。若僅在特定的、自己的國家已經取得知識產權的知識產品，到「目標國」卻未必能取得「目標國」的知識產權；即使能在「目標國」取得知識產權，其中的申請、獲證後的維護與實施/利用的成本亦應納入考慮範疇。二則若是中國企業接受國外知識產權出資，宜審查該知識產權是否已經在中國受到有關法律的保護。

二、公司在知識產權資本運作上的風險--- 可被商業化程度？經濟壽命之長短？

其次，用作出資的知識產權之商業化程度如何---意指：用作出資的知識產權在技術上是否實用。“知識產權制度從建立之時就植根於知識商品化的基礎之上”。具有可實施性，商業化程度高，乃知識產權資本化的必要條件，甚至可說是決定了一個知識產權/發明/創新/技術價值的高低最重要的因素之一。以專利為例，專利法要求申請專利的發明創造除應具備新穎性和創造性外，還應具備實用性，並將“實用性”界定為“能夠製造或使用，並且能夠產生積極效果”。但此實用性要求，只是強調申請專利的發明創造體現為具體方案，具備實施之可能性，並不要求能夠立即製造或使用，乃至已經製造或使用。易言之，已經取得專利權的知識產品很可能距真正在產業領域中的廣泛實施還有相當長一段距離。再者，用作出資的知識產權市場前景如何。創造性智力成果一般是先進的，但先進與市場前景畢竟不能劃等號。“只有能夠帶來實際利益的有價值物，才可以作為出資的標的物，不為公司營業所需者不宜用於出資。”一項發明專利從申請日到授權日可能長達三、四年時間甚至更長；某項發明創造在申請專利時很有潛力，但在取得專利權時其市場潛力很可能已大打折扣甚或不復存在。另外，專利技術的先進性及其市場前景也只是與已經公開的相關技術比較而言，更加先進而又尚未公開的技術往往較大的企業不願公開，而於其公司內部列為營業機密信息（如製藥之配方），這些高新而列為營業機密信息的技術，才是專利技術的“挑戰者”。

另，用作出資的知識產權經濟壽命之長短？知識產權的經濟壽命並不等同於其法律保護期。基於此，企業接受知識產權出資，需要將標的物的經濟壽命與知識產權的有效期分開考慮。於創造性智力成果權而言，有效期即將屆滿的知識產權其經濟壽命無疑為時不長，但有效期較長的知識產權其經濟壽命也未必就長。專利制度在對發明人、設計人的發明創造給予一定時日的“獨佔”性法律保護的同時，也以公開該發明創造為條件。專利文獻的公開，使人們在原有專利技術基礎上開發出更加先進技術從而淘汰已有專利所內含技術的時間大大縮短。

三、用作出資的知識產權在技術和法律上有無其它制約因素？如，用作出資的專利本身是一個「從屬專利」，價值可能就降低了。

若以商標、專利、計算機軟件等出資，該知識產權在出資之前是否已經「許可」（注：臺灣用語為「授權」）他人使用？ 已經許可多少人使用？ 許可他人使用的時間、範圍等？ 都對該知識產權能否用作出資以及作價大小起決定作用。

另一方面，用專利技術出資，該項專利技術是否屬於「從屬專利」？所謂「從屬專利」，即是指「一項取得專利權的發明或者實用新型比前已取得專利權的發明或者實用新型具有顯著經濟意義的重大技術進步，但，其實施卻有賴於前一發明或者前一實用新型的實施。」 這種情況多見於改進發明，即後一專利是在前一專利基礎上的改進，通常情況下，後一專利先進於前一專利，而前一專利又尚在有效期內，那麼後一專利之權利人要實施自己的專利，就必然構成對前一專利的侵犯。易言之，欲實施後一專利就不得不先取得前一專利權人的許可，這意味著必須支付一定使用費，此等專利在出資作價上勢必要打折扣。

（本文待續）

本系列文章

• 淺介知識產權與技術出資（二）-- 風險與建議控制之道（二）
• 淺介知識產權與技術出資（二）-- 風險與建議控制之道（三）
• 淺介知識產權與技術出資（二）-- 風險與建議控制之道（四）
• 淺介知識產權與技術出資（二）-- 風險與建議控制之道（五）

本文係2018年10、11月，致：瀋陽市律師協會、南京市律師協會。