博胤法律‧誠宏智權

壹、前言 --「知识产权」出资的风险概论

知识产权资本化之风险主要源自于「知识产权的特性」和「公司资本运作」两个方面。为防范公司接受知识产权出资可能出现的风险，应当从「知识产权法律制度」和「公司法律制度」两个层面建立知识产权资本化的法律规制体系，其具体内容包括知识产权出资『主体』与『标的物』的适格要件检查、知识产权出资方式与程序的法律规制。

贰、风险考量：知识产权出资法律规制之必要性

对知识产权出资进行法律规制需留意到源自知识产权资本化所生风险，该风险主要包括知识产权资本本身所生风险和公司在知识产权资本运作上的风险二层面。

一、知识产权资本本身所生风险—有无「权利瑕疵」的不确定性

主要表现为：首先，用于出资的知识产权有无权利瑕疵。其一，用作出资的知识产权的合法性问题。用于出资的知识产权合法性究竟如何，「原则上」会有合法凭证所证实。如出资人以商标权或专利权出资，其商标权或专利权有无商标註册证、专利证书或者受让该商标或专利的、经有关机构核准的合同书原件；出资人以计算机软件着作权出资，能否出示登记证书。其二，用作出资的知识产权之「稳定性」问题。实务上，「稳定性」考察评估是一个很重要的检查点（CHECK POINT）--- 系因为知识产权具有客体虚拟佔有和权能多样化特徵，因此公司接受知识产权出资必须考察该知识产权的稳定性，即该项知识产权在法定保护期限内能够被权利人控制并受法律保护的程度。这将与「该特定用来出资的知识产权的价值高低」、甚至「出资予公司成为股东，但，该公司受让后是否遭遇法律责任的挑战」都有关联。一方面，作为出资标的物的商标和专利，有可能因他人的申请而被“撤销”或宣告“无效”。另一方面，用作出资的知识产权可能会有第三人提出权利要求，导致该知识产权出资无效。再一方面，用作出资的计算机软件、工程设计图等着作权，亦可能涉及侵犯他人在先权利等情形（注：因此上述为何提到「… 合法性究竟如何，『原则上』会有合法凭证所证实」）。其三，用作出资的知识产权的「时间性问题」。知识产权具有时间性，“这是一种社会契约--即以国家面貌出现的社会与知识产品所有人签订的特殊契约。”过期的知识产权无投资价值，虽未过期但保护期行将届满的知识产权的价值（残余价值越来越少）亦将大打折扣。其四，用作出资的知识产权的「地域性」问题。一则产品出口企业接受知识产权投资时，其产品所包含的该知识产权只在本国受法律保护，产品一旦出口则另当别论。要制造、出口（销售）、使用自己的产品，必须先到「目标国」（即：制造国、出口/行销到哪个国家的该国，以及在哪国会使用该产品）申请而在上述「目标国」取得知识产权。若仅在特定的、自己的国家已经取得知识产权的知识产品，到「目标国」却未必能取得「目标国」的知识产权；即使能在「目标国」取得知识产权，其中的申请、获证后的维护与实施/利用的成本亦应纳入考虑范畴。二则若是中国企业接受国外知识产权出资，宜审查该知识产权是否已经在中国受到有关法律的保护。

二、公司在知识产权资本运作上的风险--- 可被商业化程度？经济寿命之长短？

其次，用作出资的知识产权之商业化程度如何---意指：用作出资的知识产权在技术上是否实用。“知识产权制度从建立之时就植根于知识商品化的基础之上”。具有可实施性，商业化程度高，乃知识产权资本化的必要条件，甚至可说是决定了一个知识产权/发明/创新/技术价值的高低最重要的因素之一。以专利为例，专利法要求申请专利的发明创造除应具备新颖性和创造性外，还应具备实用性，并将“实用性”界定为“能够制造或使用，并且能够产生积极效果”。但此实用性要求，只是强调申请专利的发明创造体现为具体方案，具备实施之可能性，并不要求能够立即制造或使用，乃至已经制造或使用。易言之，已经取得专利权的知识产品很可能距真正在产业领域中的广泛实施还有相当长一段距离。再者，用作出资的知识产权市场前景如何。创造性智力成果一般是先进的，但先进与市场前景毕竟不能划等号。“只有能够带来实际利益的有价值物，才可以作为出资的标的物，不为公司营业所需者不宜用于出资。”一项发明专利从申请日到授权日可能长达三、四年时间甚至更长；某项发明创造在申请专利时很有潜力，但在取得专利权时其市场潜力很可能已大打折扣甚或不復存在。另外，专利技术的先进性及其市场前景也只是与已经公开的相关技术比较而言，更加先进而又尚未公开的技术往往较大的企业不愿公开，而于其公司内部列为营业机密信息（如制药之配方），这些高新而列为营业机密信息的技术，才是专利技术的“挑战者”。

另，用作出资的知识产权经济寿命之长短？知识产权的经济寿命并不等同于其法律保护期。基于此，企业接受知识产权出资，需要将标的物的经济寿命与知识产权的有效期分开考虑。于创造性智力成果权而言，有效期即将届满的知识产权其经济寿命无疑为时不长，但有效期较长的知识产权其经济寿命也未必就长。专利制度在对发明人、设计人的发明创造给予一定时日的“独佔”性法律保护的同时，也以公开该发明创造为条件。专利文献的公开，使人们在原有专利技术基础上开发出更加先进技术从而淘汰已有专利所内含技术的时间大大缩短。

三、用作出资的知识产权在技术和法律上有无其它制约因素？如，用作出资的专利本身是一个「从属专利」，价值可能就降低了。

若以商标、专利、计算机软件等出资，该知识产权在出资之前是否已经「许可」（注：臺湾用语为「授权」）他人使用？ 已经许可多少人使用？ 许可他人使用的时间、范围等？ 都对该知识产权能否用作出资以及作价大小起决定作用。

另一方面，用专利技术出资，该项专利技术是否属于「从属专利」？所谓「从属专利」，即是指「一项取得专利权的发明或者实用新型比前已取得专利权的发明或者实用新型具有显着经济意义的重大技术进步，但，其实施却有赖于前一发明或者前一实用新型的实施。」 这种情况多见于改进发明，即后一专利是在前一专利基础上的改进，通常情况下，后一专利先进于前一专利，而前一专利又尚在有效期内，那么后一专利之权利人要实施自己的专利，就必然构成对前一专利的侵犯。易言之，欲实施后一专利就不得不先取得前一专利权人的许可，这意味着必须支付一定使用费，此等专利在出资作价上势必要打折扣。

（本文待续）

本系列文章

• 浅介知识产权与技术出资（二）-- 风险与建议控制之道（二）
• 浅介知识产权与技术出资（二）-- 风险与建议控制之道（三）
• 浅介知识产权与技术出资（二）-- 风险与建议控制之道（四）
• 浅介知识产权与技术出资（二）-- 风险与建议控制之道（五）

本文系2018年10、11月，致：渖阳市律师协会、南京市律师协会。